ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Интересы эффективного ис- пользования интеллектуального потенциала нашей страны, в том числе в области использования «ноу-хау», требуют все более определенных и решительных мер. Это вызвано стремлением Российской Федерации сотруд-| ничать в рассматриваемой сфере с другими странами в рамках Всемирной ¦ торговой организации (ВТО). Поэтому происходящие в России рыночные реформы, затрагивающие вопросы правового регулирования «ноу-хау», приобретают исключительно важный характер и требуют нестандартных ответов, получить которые можно лишь в результате изучения мирового опыта, правовой и судебной практики стран с наиболее развитыми право-выми системами.
Вместе с тем следует отметить, что в различных международных документах, в правовой доктрине, в решениях иностранных судов, а также в работах отдельных специалистов содержатся разнообразные подходы, как к сущности самого понятия «ноу-хау», так и к его правовому статусу. Данная проблема осложняется одной очень важной особенностью «ноу- хау» - это его универсальностью, которая выделяет «ноу-хау» среди других объектов, подпадающих под понятие результат интеллектуальной деятельности.
«Ноу-хау» включает в себя очень широкий диапазон знаний, поэтому и вопросы, касающиеся этого понятия, должны решаться различными науками - правовыми, экономическими, техническими и т.д., но основную роль в определении «ноу-хау» должны играть правовые науки, по- скольку речь идет в основном о регулировании правоотношений в данной области.
Между тем анализ указанных правоотношений свидетельствует об отсутствии должной регламентации многих важных сторон использования
«ноу-хау». В действующем российском законодательстве не раскрыт правовой режим «ноу-хау», да и само понятие до сих пор остается нечетко определенным. На сегодня эта категория только обозначена, а ее юридическое содержание еще не раскрыто должным образом. Тем не менее, «ноу-хау» уже признается в качестве объекта гражданских прав. Вместе с тем
важно, чтобы права на «ноу-хау» четко определялись и защищались, была
f
I установлена ясная система осуществления прав, а нарушения влекли за со-
¦ бой определенные юридические последствия.
Возникновение новых рыночных механизмов придает большую значимость проблеме правового регулирования правоотношений, склады-вающихся по поводу «ноу-хау». В этой связи в работе даны предложения, направленные на совершенствование российского законодательства по рассматриваемой проблеме.
Целями исследования являются определение современного состояния правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием и использованием «ноу-хау», выявление основных проблем и противоречий, существующих в этой области, а также выработка предложений по их урегулированию путем дальнейшего совершенствования российского законодательства в названной сфере, и что не менее важно - разработка практических рекомендаций для обладателей «ноу-хау» с целью более эффективной защиты их прав на «ноу-хау».
Реализация указанных целей потребовала решения следующих задач:
исследовать нормативную базу зарубежных стран, определяющую правовой режим «ноу-хау»;
изучить существующие подходы к определению понятия «ноу-хау» и его место в законодательных актах, правовой доктрине и судебной практике зарубежных стран;
установить особенности правового режима «ноу-хау» в нормативных документах зарубежных стран;
проанализировать правовую регламентацию «ноу-хау» в международных соглашениях Российской Федерации;
выявить основные проблемы и противоречия, связанные с охраной «ноу-хау» в действующем российском законодательстве;
предложить изменения и дополнения к действующим нормативным актам, регламентирующим вопросы правовой охраны «ноу-хау», с учетом опыта зарубежных стран и России;
рекомендовать разработку специального законодательства с целью совершенствования нормативной базы, определяющей правовой режим «ноу-хау».
Область исследования. Гражданское право и международное частное право.
Предметом исследования являются правоотношения, возникающие по поводу создания и использования «ноу-хау».
Методологические основы исследования составляют как общенаучные методы исследования (исторический, системный, диалектический), в том числе логические методы (дедукции, индукции, метод аналогии), так и частнонаучные методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, метод правового моделирования).
Теоретическая основа исследования. При подготовке настоящей работы диссертант опирался на положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых таких, как М.М.Богуславский, Е.К.Волчинская, Э.Я.Волынец-Руссет, Э.П.Гаврилов, М.Л.Городисский, В.А.Дозорцев, В.И.Еременко, И.А.Зенин, А.Н.Козырев, О.К.Князев, А.А.Мельников, И.С.Мухамедшин, Ю.И.Свядосц, А.П.Сергеев, В.М.Сергеев, Г.Штумпф и других.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что она представляет собой комплексное исследование особенностей правовой регламентации «ноу-хау» в нормативных актах, правовой доктрине, судебной практике зарубежных стран и России, а также анализ правового режима «ноу-хау» в международных соглашениях Российской Федерации и, как следствие, отнесение «ноу-хау» к объектам интеллектуальной собственности, расширение понятия «интеллектуальная собственность» и круга субъектов правоотношений в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на конфиденциальную информацию («ноу-хау»).
Результаты исследования позволили автору сформулировать и вынести на защиту следующие положения:
1. В настоящее время действующее российское законодательство, в том числе и Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) !, содержит ограниченное количество норм, регламентирующих правоотношения, связанные с «ноу-хау» (например, статьи 139 и 1027 ГК РФ). В этой связи существует необходимость создания законодательной системы по рассматриваемому вопросу. Основные правовые нормы, касающиеся вопросов регламентации отношений в области «ноу-хау», должны быть сосредоточены в специальном разделе ГК РФ «Интеллектуальная собственность», включающем основополагающие положения. Данные положения должны раскрываться и развиваться уже в специальном законодательстве.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Российская газета. № 238-239 от 08.12.1994); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410), Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552).
Включение положений о «ноу-хау» в ГК РФ и разработка (в ближайшей перспективе) специального законодательства должны базироваться, в первую очередь, на использовании международного опыта, а также на базе собственной практики, имеющей место в России.
2. В статье 128 ГК РФ такие объекты нематериальной сферы как «информация» и «результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность)» разделены, что служит одной из причин, затрудняющих идентификацию такого объекта как «ноу-хау». При этом следует отметить, что статья 139 ГК РФ соотносит «ноу-хау» с обобщающим понятием «информация». Представляется, что подход законодателя к функциональному разделению указан-ных объектов нематериальной сферы является ошибочным, поскольку критерии данных объектов свидетельствуют об их юридическом сходстве.
В этой связи предлагается исключить из статьи 128 ГК РФ слово «информация», а словосочетание «результаты интеллектуальной деятель- ности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность)» изложить в следующей редакции: «результаты интеллектуальной деятельности (включая информацию), в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность)».
3. Следует признать, что интеллектуальная собственность не ограничивается только исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, а включает также и другие права, в частности, права на общедоступную информацию, а также необщедоступную (в том числе конфиденциальную информацию, например, «ноу-хау»). В этой связи представляется целесообразным дополнить статью 138 ГК РФ новым абзацем и изложить его в следующей редакции:
«Интеллектуальная собственность наряду с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности включает также и дру-
гие права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на информацию (общедоступную и необщедоступную)».
4. Представляется целесообразным внести изменения в название и содержание статьи 139 ПС РФ, изложив ее в следующей редакции: '"•' «Статья 139. Общедоступная и необщедоступная информация.
1. Общедоступной информацией признается открытая (свободно распространяемая) информация, включающая в себя:
* официальные документы законодательного, административного и судебного характера;
j * результаты творчества (произведения науки, литературы и искус-
{ ства, изобретения, промышленные образцы и пр.);
* массовую и иную информацию неограниченного доступа (статистическую, налоговую, регистрационную и т.д.).
* 2. Необщедоступной информацией признается информация огра-
ниченного доступа, которая подразделяется на конфиденциальную информацию и закрытую информацию (государственную тайну).
Под конфиденциальной информацией понимаются сведения, охра-
: няемые их обладателем в определенном режиме, например, в режиме ком-
мерческой, служебной, личной, семейной, профессиональной и иной тайны.
1 Закрытой информацией (государственной тайной) признаются за-
щищаемые государством сведения (в том числе в области военной, внеш-
,ф неполитической, экономической, разведывательной, контразведыватель-
ной, оперативно-розыскной и иной деятельности), распространение кото-
1 рых может нанести ущерб безопасности Российской Федерацией.
* Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к конфи-
денциальной и закрытой информации, их рассекречиванием и защитой, регулируются специальным законодательством».
5. До настоящего времени у российского законодателя не выработался единый подход к таким понятиям как «ноу-хау» и «коммерческая тайна». При этом многие специалисты отождествляют данные понятия. Вместе с тем анализ указанных понятий показал, что они имеют опреде-
^ ленные различия. Так, понятие «коммерческая тайна» применяется для
обозначения режима охраны информации, в то время как понятие «ноу-хау» используется для обозначения объекта охраны, т.е. самой информации. Поэтому необходимо разграничить понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна». Обобщая имеющиеся формулировки понятия «ноу-хау»,
•> можно предложить следующее его определение:
\ «Ноу-хау» - это конфиденциальная информация (сведения в виде
знаний, навыков, результатов разработок и т.д.), охраняемая в режиме коммерческой тайны и имеющая реальную ценность вне зависимости от
™ неизвестности ее для третьих лиц, обладатель которой принимает адекват-
ные меры к ее охране».
6. Анализ понятия «интеллектуальная собственность», содержащегося в Конвенции об утверждении Всемирной Организации Интеллекту-альной Собственности (ВОИС) , показал, что оно является более широким, чем в статье 138 ГК РФ. Во-первых, субъектами прав могут быть не
1 только юридические и физические лица, но и государство. Во-вторых,
» объектами интеллектуальной собственности могут быть не только объекты
исключительных прав (например, меры, направленные на пресечение не-
I
¦Ж' добросовестной конкуренции). В третьих, не только исключительные пра-
ва на результаты интеллектуальной деятельности могут признаваться ин-
1 теллектуальной собственностью (например, права на «ноу-хау»).
, В этой связи в статью 138 ГК РФ предлагается вместо слов «граж-
данина или юридического лица» включить словосочетание «субъекта гражданского права». В этом случае субъектами правоотношений в сфере ис-
Сборник нормативных актов. 1994. № 13.
9
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на конфиденциальную информацию («ноу-хау»), охраняемую в режиме коммерческой тайны, смогут быть Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
™; 7. Проведенные исследования показали, что «ноу-хау» обладает ря-
дом специфических особенностей, которые позволяют говорить о том, что «ноу-хау» является объектом интеллектуальной собственности, с опреде-
! ленным правовым режимом (при этом на «ноу-хау» не распространяется
режим исключительного права). Подтверждением может служить, в частности, положение статьи 39 Соглашения по торговым аспектам прав ин-
* теллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) 3, в которой установ-
лено, что права на нераскрытую информацию (в том числе «ноу-хау»), охраняемую в режиме доступном для ограниченного круга лиц, включены в понятие интеллектуальная собственность.
8. Существует точка зрения о том, что у «ноу-хау» нет автора, а есть лишь обладатель. В то же время статья 8 Патентного закона Россий-
! ской Федерации (с изменениями, внесенными федеральным законом от
I 07.02.2003 № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный
| закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3571-1») 4 предусматривает,
что в случае, если работодатель примет решение о сохранении информа-
( ции о соответствующем результате в тайне или не получит патент по по-
данной им заявке по зависящим от работодателя причинам, автор имеет
<ф право на вознаграждение. При этом следует учитывать, что согласно Указу
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 5 материалы заявок на выдачу патентов на изобретения до их публикации могут рассмат-
3 Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. - Спб.: Питер. 2001.
4 Российская газета. 2003. № 26 (3140).
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 10. Ст. 1127.
10
риваться в качестве «ноу-хау». Поэтому описание технического решения (в период до публикации сведений о заявке на изобретение) представля-
4
ет собой знание конфиденциального характера, которое известно только его автору.
"' С учетом изложенного вытекает, что у такого объекта как «ноу-
хау» может быть автор (в рассматриваемом случае это автор «непризнанного» изобретения), права и обязанности которого, наряду, с обладателем «ноу-хау», должны быть определены специальным законодательством.
9. При разработке специального законодательства принципиально должен быть решен вопрос о том, какие права возникают у обладателя
' «ноу-хау». Представляется целесообразным предусмотреть, что облада-
I *
тель «ноу-хау» имеет право, в частности:
* требовать от лица, получившего доступ к «ноу-хау» в результате случая или ошибки, соблюдать режим конфиденциальности, в том числе,
I требовать судебного принуждения к соблюдению режима конфиденциаль-
ности указанным лицом;
* на денежную компенсацию за использование «ноу-хау» третьим
I
лицом в своих интересах, при условии, что:
- «ноу-хау» получено третьим лицом в результате случайности (ошибки) или передано данному лицу без соответствующей санкции обладателя «ноу-хау»;
- обладатель не имел и/или не имеет практической возможности j пресечь такое использование «ноу-хау».
Право требования обладателя «ноу-хау» должно быть основано на обязательственном праве.
10. Учитывая наличие разрозненных норм в российском праве, специальный закон должен сыграть роль кодифицирующего акта, в который должны быть включены положения, в том числе регулирующие вопросы
и
защиты прав на «ноу-хау». Так, обладателем могут быть предъявлены, например, следующие требования:
* о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, тем самым умаляя интересы обладателя «ноу-хау»;
•i'f ¦' * о пресечении действий, нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или делающего необходимые к ним приготовления;
* об изъятии без какого-либо возмещения изделий, изготовленных I с нарушением права на «ноу-хау» - к изготовителю этих изделий или любому их приобретателю, за исключением лиц, использующих эти изделия в личных целях;
* о возмещении убытков - к лицу, использовавшему «ноу-хау» без согласия обладателя и причинившему ущерб обладателю «ноу-хау»;
^ * о публикации судебного решения о допущенном нарушении с
указанием действительного обладателя «ноу-хау».
11. Представляется целесообразным предусмотреть в обязательном порядке заключение отдельного «Соглашения о неразглашении» между работодателем и работником (в отличие от условия о неразглашении, включаемого в настоящее время в трудовой договор). В случае завершения трудовых отношений работник в соответствии с таким соглашением обязан сохранять «ноу-хау» работодателя в течение конкретного срока, и на время действия ограничения работнику в обязательном порядке следует
fy выплачивать вознаграждение. При этом речь должна идти об определен-
ной конфиденциальной информации работодателя, к которой работник имел доступ.
12. В рамках данной работы предлагаются меры по сохранению «ноу-хау» в режиме конфиденциальности, которые могут применяться в деятельности конкретной организации, например:
12
* разработка инструкций для служащих организации по охране «ноу-хау» от несанкционированного разглашения;
* осуществление контроля за сохранением «ноу-хау» при подготовке описаний изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в заявочных материалах, другой технической и рекламной информации об объектах промышленной собственности, недопущение проникновения в нее сведений о «ноу-хау»;
* развитие и поддержание у служащих организации чувства «фирменного патриотизма», в том числе путем установления материальных стимулов;
* моделирование возможных каналов утечки конфиденциальной информации («ноу-хау»);
* обеспечение стабильности кадрового состава организации, что способствует накоплению производственных и коммерческих «ноу-хау», повышает конкурентоспособность разработок и продукции организации.
Данные меры носят преимущественно организационный характер и могут применяться на практике в деятельности соответствующей организации.
Научная и практическая значимость результатов исследований заключается в том, что они могут быть использованы в процессе совершенствования российского законодательства по охране «ноу-хау», при разработке механизма распределения прав на «ноу-хау», получаемое в результате выполнения государственных заказов. Материалы представленного диссертационного исследования могут быть также использованы практическими работниками при осуществлении своих прав как обладателей «ноу-хау».
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности (РГИИС)
13
Российского агентства по патентам и товарным знакам. Основные положения и выводы, выносимые диссертантом на защиту, получили апробацию в различных формах, а именно: через публикацию по теме диссертации в сборниках трудов аспирантов РГИИС.
Результаты исследований обсуждались на первой научно-практической конференции «Правовая охрана, коммерческое использование и социальные проблемы интеллектуальной собственности» для работников системы Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатент) (Москва, 16-17 декабря 1999 года), на научно-практической конференции «Проблемные вопросы теории и практики охраны промышленной собственности и некоторых объектов авторского права в Россий- ской Федерации», приуроченной к 45-летию журнала «Интеллектуальная собственность» и организованной Роспатентом (Москва, 10-11 октября 2002 года) и на второй научно-практической конференции «Проблемные I вопросы законодательства по охране объектов интеллектуальной собст-
венности» работников системы Роспатента (Москва, 19 декабря 2002 года).
Структура, содержание и объем диссертации определяются целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав основных исследований, состоящих из параграфов, нормативно-правовых актов и списка юридической литературы.
Диссертант выражает искреннюю благодарность научному руководителю к.ю.н. Мухамедшину И.С. за ценные предложения и замечания, определившие направленность, структуру и содержание диссертационного исследования.
14
ГЛАВА I: ПОНЯТИЕ «НОУ-ХАУ» И ЕГО МЕСТО В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.
' ' § 1. Понятие «ноу-хау» в законодательных актах, правовой
доктрине и судебной практике зарубежных стран.
Термин «ноу-хау» впервые появился в 1916 году в американской судебной практике в деле «Дизенд против Брауна» 6 и с тех пор используется без перевода или с дословным переводом. В дословном переводе словосочетание «ноу-хау» представляет собой транслитерацию английского выражения «know-how to do it», буквальный перевод которого означает «знать, как это сделать», например, как наладить производство какого-либо продукта или выполнить какую-либо работу, оказать услугу и т.д. j О «ноу-хау» упоминается также в деловом и финансовом словаре Д. Клар-
ка и Б.Готфриеда и в третьем издании словаря «Вебстер» .
Во многих странах мира термин «ноу-хау» не является законода-тельным и не имеет точного юридического содержания. По мнению специалистов - это «профессиональный жаргон», который получил повсеместное распространение потому, что в отличие от официальных терминов, различающихся по странам (например, в законодательстве США используется термин - «trade secret», во Франции - «savoir fair», в Германии -fj «wissen wie»), он по своему звучанию единообразен во всем мире. При
этом он удачно раскрывает сущность тех или иных решений, их характер, безотносительно к сфере деятельности или профессии.
6 Eckstom. Licensing in foreign and domestic operations. V.l. 1976. Uark Bordman. New York. P. 4-12.
7 Clark D.T., Gotfiied B.L. Dictionary of business and finance. - New York, 1957. P. 52.
8 Webster E.F. Websters third international. - Massachusetts: Directory Springfield. 1974. P. 394.
15
В Великобритании отсутствуют правовые нормы, определяющие «ноу-хау».
В то же время понятие «ноу-хау» было определено в ряде судебных решений, а также в английской правовой доктрине. Так, в деле «Rolls Т * Royce v. Jeffrey» судом было сформулировано, что «ноу-хау» - это неося-
заемая сущность («entangible entity»), которая может изменяться в зависимости от тех условий, которые ставит перед собой ее владелец и которые позволят организовать высокоспециализированное производство. В деле «Stevenson Jordan v. MacDonald» председатель суда определил «ноу-хау» как «способ, которым искусный работник выполняет свою работу» 9.
Известный английский специалист г-н А.Тернер, анализируя судебную практику по делам о нарушении «ноу-хау», дает такое его определение: «Термин «ноу-хау» обычно употребляют... для обозначения всех ценных познаний и сведений, накопленных исследователями, эксперимен-, таторами и разработчиками, создавшими новый процесс, способ либо но-
вое устройство или новый материал» 10. При этом г-н А.Тернер сформули-1 ровал следующие элементы «ноу-хау»:
- «ноу-хау» представляет собой определенную информацию;
- информация не должна быть известна третьим лицам;
- владелец информации должен предпринимать определенные меры, демонстрирующие его заинтересованность в сохранении информации в секрете;
|/ - информация должна быть пригодной для промышленного или
коммерческого применения.
Видный исследователь права профессиональных секретов г-н А.Мелвилл отмечает, что под секретностью «ноу-хау» понимается то об-
9 Melvill L. Formsand agreements on intellectual property and international lisensing. New York: Clark Bordman company. -1979. P. 8-9.
10 Amedee E.Turner. The law of trade secrets. London. 1962.
16
стоятельство, что оно неизвестно никому, кроме лицензиара и его лицензиатов и что «ноу-хау» может состоять из чертежей, таблиц, методов, навыков контроля или машин и информации п.
Понятие «ноу-хау» анализировалось английской правовой доктриной. Так, в 1970 году Комитетом по изучению патентного закона Великобритании была предпринята попытка дополнить законодательство специальной нормой, определяющей «ноу-хау» как «любую конфиденциальную (секретную) информацию, имеющую промышленное значение» . Однако это предложение принято не было.
Позиция английской правовой доктрины по вопросу определения «ноу-хау» базируется на его понятии, выработанным судебной практикой и определяющей «ноу-хау» либо как секретную информацию, которую можно использовать в промышленном производстве в целях экономии времени и средств, либо как профессиональные навыки специалистов. Так, в деле «Lansing Linde Ltd. v. Kerr Staughton, L.J.» 13 английским судом было дано следующее определение секретной информации:
(A) информация, используемая в торговле или бизнесе;
(B) владелец которой ограничивает ее распространение или, по крайней мере, не поощряет или разрешает ее публикацию;
(C) а в случае раскрытия ее конкурентами способна причинить реальный или существенный вред владельцу секрета.
В практике английских судов при рассмотрении дел о защите секретной информации истцу вменяется в обязанность доказать суду, что:
- информация (например, «ноу-хау») является конфиденциальной;
- существуют обязательственные отношения, связанные с конфиденциальностью, между истцом и ответчиком;
11 Melvill L. Op. cit., P. 2-4.
12 Cawthra В. Patent lisensing in Europe. - London, 1978. P. 159.
13 Worldwide Trade secrets Law/ T.F.MacLaren ed, - Vol. 1-3.- St. Paul Group, 1993.
17 |
